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發(fā)布日期：2019-10-22 07:32:27
如何界定商標(biāo)在先使用及有一定影響
（一）在先使用并有一定影響的區(qū)域
新《商標(biāo)法》第五十九條第三款規(guī)定的商標(biāo)在先使用并有一定影響，應(yīng)當(dāng)是指在中國內(nèi)地市場(chǎng)在先作為識(shí)別商品來源的標(biāo)志使用，并在中國內(nèi)地市場(chǎng)有一定影響。個(gè)人認(rèn)為，這里的在先使用商標(biāo)，不包括僅在中國內(nèi)地生產(chǎn)并貼附商標(biāo)，產(chǎn)品全部出口而不在內(nèi)地市場(chǎng)銷售、不進(jìn)入內(nèi)地流通環(huán)節(jié)從而未形成識(shí)別商品來源功能的情形。該在先使用商標(biāo)‘有一定影響’的對(duì)象，是指在中國內(nèi)地市場(chǎng)銷售使用該商標(biāo)的商品時(shí)涉及的用戶、消費(fèi)者及相關(guān)經(jīng)營者、競(jìng)爭(zhēng)者，或者在中國內(nèi)地市場(chǎng)使用該商標(biāo)提供服務(wù)時(shí)涉及的用戶、消費(fèi)者及相關(guān)經(jīng)營者、競(jìng)爭(zhēng)者。涉外定牌加工中貼附的商標(biāo)、純粹為出口而生產(chǎn)產(chǎn)品所貼附的商標(biāo)，相關(guān)商品未在內(nèi)地市場(chǎng)流通、宣傳的，不應(yīng)認(rèn)定為新《商標(biāo)法》第五十九條第三款規(guī)定的在先使用商標(biāo)并有一定影響。
（二）與新《商標(biāo)法》第三十二條的‘已經(jīng)使用并有一定影響’是否含義相同
新《商標(biāo)法》第三十二條，是2001年修改的《商標(biāo)法》第三十一條，即‘申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)’。高人民法院2012年6月在（2012）行提字第2號(hào)無印良品商標(biāo)異議復(fù)審行政糾紛再審案行政判決書中指出：‘商標(biāo)的基本功能在于商標(biāo)的識(shí)別性，即區(qū)別不同商品或服務(wù)的來源，因此商標(biāo)只有在商品的流通環(huán)節(jié)中才能發(fā)揮其功能。二審法院認(rèn)為良品計(jì)畫委托中國大陸境內(nèi)廠家生產(chǎn)加工第24類商品供出口，且宣傳、報(bào)道等均是在中國大陸境外，不屬于商標(biāo)法第三十一條規(guī)定的‘已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)’符合商標(biāo)法的立法原意……’
高人民法院2008年9月在（2006）行監(jiān)字第118-1號(hào)常州誠聯(lián)電源制造有限公司與工商總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)等有關(guān)誠聯(lián)及圖形商標(biāo)撤銷行政糾紛案的駁回再審申請(qǐng)通知書中指出：‘商標(biāo)法第三十一條規(guī)定的‘有一定影響’的商標(biāo)，通常是指已經(jīng)使用了一定時(shí)間，因一定的銷售量、廣告宣傳等而在一定范圍的相關(guān)公眾中具有知名度，被視為區(qū)分商品來源的未注冊(cè)商業(yè)標(biāo)志?！紫榭∷渡虡?biāo)與不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法原理和判例》第110頁~111頁指出：‘《商標(biāo)法》對(duì)于禁止搶注該種商標(biāo)還有不正當(dāng)手段之類的要求，本質(zhì)上是制止那種知道他人的未注冊(cè)商標(biāo)而有意搶注、侵占他人商業(yè)成果的違反誠實(shí)信用原則的行為……（有一定影響的商標(biāo)）只要有證據(jù)證明其以實(shí)際的使用行為在一定范圍的相關(guān)公眾之中產(chǎn)生相應(yīng)的影響，成為相關(guān)公眾識(shí)別商品來源的標(biāo)識(shí)，可以認(rèn)定。只要證明有一定的持續(xù)使用數(shù)量、使用一定的時(shí)間等，即可認(rèn)定為有一定影響。’
個(gè)人認(rèn)為，新《商標(biāo)法》第五十九條第三款規(guī)定的商標(biāo)在先使用并有一定影響，在使用及影響的區(qū)域方面，應(yīng)當(dāng)與新《商標(biāo)法》第三十二條（現(xiàn)行《商標(biāo)法》第三十一條）規(guī)定的‘已經(jīng)使用并有一定影響’基本相同，但在‘有一定影響’的程度及時(shí)間方面應(yīng)有差別。作為禁止搶注對(duì)象的‘已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)’，其市場(chǎng)影響力應(yīng)當(dāng)在搶注者提出商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)已為搶注者所明知。作為商標(biāo)侵權(quán)抗辯理由的在先使用商標(biāo)，并不要求在后注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人提出商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)知道該在先使用商標(biāo)‘有一定影響’。
（三）認(rèn)定在先使用商標(biāo)‘有一定影響’的時(shí)間節(jié)點(diǎn)
新《商標(biāo)法》第五十九條第三款規(guī)定的在先使用商標(biāo)‘有一定影響’的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，是在后注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)日、專用權(quán)開始日、準(zhǔn)予注冊(cè)日，還是在后注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人提出爭(zhēng)議日？個(gè)人認(rèn)為，如果在先使用商標(biāo)直到在后注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)之時(shí)，尚未產(chǎn)生一定影響，但在先商標(biāo)使用者此后繼續(xù)善意使用該商標(biāo)，至在后注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人提出爭(zhēng)議時(shí)，已在一定范圍的相關(guān)公眾之中產(chǎn)生相應(yīng)影響，成為相關(guān)公眾識(shí)別商品來源的標(biāo)志的，也應(yīng)認(rèn)定該在先使用商標(biāo)‘有一定影響’。
五、如何界定在先使用商標(biāo)的‘原使用范圍’
（一）‘原使用范圍’的內(nèi)涵
《關(guān)于服務(wù)商標(biāo)繼續(xù)使用問題的通知》（工商標(biāo)字〔1994〕第216號(hào)，2004年廢止）曾規(guī)定，（在先）服務(wù)商標(biāo)繼續(xù)使用時(shí)，使用人不得擴(kuò)大該服務(wù)商標(biāo)的使用地域；不得增加該服務(wù)商標(biāo)使用的服務(wù)項(xiàng)目；不得改變?cè)摲?wù)商標(biāo)的圖形、文字、色彩、結(jié)構(gòu)、書寫方式等內(nèi)容，但以同他人注冊(cè)的服務(wù)商標(biāo)相區(qū)別為目的而進(jìn)行的改變除外；不得將該服務(wù)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓或者許可他人使用；否則，視為侵犯他人商標(biāo)專用權(quán)。
雖然《關(guān)于服務(wù)商標(biāo)繼續(xù)使用問題的通知》已被廢止，但界定新《商標(biāo)法》第五十九條第三款規(guī)定的在先使用商標(biāo)‘原使用范圍’時(shí)，該《通知》的相關(guān)內(nèi)容仍可作為借鑒。個(gè)人認(rèn)為，在先使用商標(biāo)‘原使用范圍’應(yīng)當(dāng)包括該商標(biāo)原使用的地域范圍、原使用的商品或服務(wù)項(xiàng)目范圍，以及該商標(biāo)原有的文字、圖形、顏色組合等構(gòu)成要素及其標(biāo)注方式的范圍。不過，在先商標(biāo)使用人為與在后注冊(cè)商標(biāo)相區(qū)別而附加適當(dāng)標(biāo)識(shí)或者對(duì)其在先商標(biāo)作適當(dāng)改變的，或者在先商標(biāo)使用人在確保與在后注冊(cè)商標(biāo)相區(qū)別的前提下，善意地基于文化氛圍、時(shí)尚變化等因素而對(duì)其在先商標(biāo)作細(xì)微調(diào)整的，應(yīng)予允許。
此外，在先使用商標(biāo)相關(guān)權(quán)益作為財(cái)產(chǎn)權(quán)，可以承繼。在先商標(biāo)使用人將相關(guān)經(jīng)營項(xiàng)目連同該在先商標(biāo)權(quán)益一并轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)送給他人，也具有正當(dāng)合理性。這種在先使用商標(biāo)相關(guān)權(quán)益的承繼、轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)送，不會(huì)增加在先商標(biāo)的使用主體，不會(huì)導(dǎo)致在先商標(biāo)使用范圍擴(kuò)張，在不能證明相關(guān)當(dāng)事人存在惡意利用在后注冊(cè)商標(biāo)商譽(yù)的情況下，應(yīng)當(dāng)視為在先使用商標(biāo)在‘原使用范圍’內(nèi)的處置與使用。
在先商標(biāo)使用人在原使用商標(biāo)的地域范圍、商品或服務(wù)項(xiàng)目范圍、標(biāo)識(shí)構(gòu)成要素范圍內(nèi)，許可他人（包括該在先商標(biāo)使用人全資或參股投資的經(jīng)營實(shí)體）使用該在先商標(biāo)，會(huì)增加在先商標(biāo)的使用主體，是否超出‘原使用范圍’，此問題需要進(jìn)一步研究。
在先使用的商品商標(biāo)，是否應(yīng)限制該商品自然流通到該商標(biāo)原使用的地域范圍之外？在電子商務(wù)中，如何限定在先使用商標(biāo)的原使用地域范圍？個(gè)人認(rèn)為，在先商標(biāo)使用人不能自己主動(dòng)或者授權(quán)許可他人到原使用地域范圍之外使用該商標(biāo)設(shè)點(diǎn)經(jīng)營，但在先商標(biāo)使用人在原使用的地域范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營的商品自然流通到該地域范圍之外的，不宜禁止也難以禁止。在先商標(biāo)使用人在原使用的地域范圍內(nèi)，通過電子商務(wù)平臺(tái)將商品銷售給該地域范圍之外的顧客，或者吸引外地顧客到其原使用地域范圍來接受服務(wù)，是否具有合理性，也有待進(jìn)一步明確。
（二）界定‘原使用范圍’的時(shí)間點(diǎn)
界定在先使用商標(biāo)原使用范圍的時(shí)間點(diǎn)，是以在后注冊(cè)商標(biāo)準(zhǔn)予注冊(cè)日為準(zhǔn)，還是以在后注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人提出爭(zhēng)議日為準(zhǔn)，或者以在后注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人有證據(jù)證明雙方商品或服務(wù)進(jìn)入相同地域范圍從而產(chǎn)生來源沖突之日為準(zhǔn)？這一時(shí)間點(diǎn)，關(guān)系到在先使用商標(biāo)‘原使用范圍’的大小。
個(gè)人認(rèn)為，從裁判便利的角度考慮，界定在先使用商標(biāo)原使用范圍的時(shí)間點(diǎn)，宜以在后注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人提出爭(zhēng)議日為準(zhǔn)。如果在后注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人有證據(jù)證明雙方商品或服務(wù)進(jìn)入相同地域范圍從而產(chǎn)生商品或服務(wù)來源沖突的時(shí)間，晚于在后注冊(cè)商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)日，但早于在后注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人提出爭(zhēng)議的日期，則宜以能證明的產(chǎn)生來源沖突的日期為準(zhǔn)。
六、在先商標(biāo)繼續(xù)使用時(shí)如何附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)
對(duì)如何附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)，新《商標(biāo)法》未作具體規(guī)定。高人民法院《關(guān)于審理不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)民事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2007〕2號(hào)）條第二款，對(duì)在不同地域范圍內(nèi)使用相同或者近似的知名商品特有的名稱、包裝、裝潢的在后善意使用者，只是規(guī)定在后使用者附加足以區(qū)別商品來源的其他標(biāo)識(shí)，具體如何附加并無明確規(guī)定。《關(guān)于服務(wù)商標(biāo)繼續(xù)使用問題的通知》（工商標(biāo)字〔1994〕第216號(hào)，2004年廢止）第四條曾規(guī)定：‘繼續(xù)使用與注冊(cè)人的使用發(fā)生實(shí)際混淆，造成消費(fèi)者誤認(rèn)的，繼續(xù)使用人應(yīng)在使用服務(wù)商標(biāo)時(shí)，增加地理名稱標(biāo)志，以便于與注冊(cè)人使用的服務(wù)商標(biāo)相區(qū)別?！?/p>
名品商標(biāo)溫馨提示，附加的適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)，可以是地理名稱，也可以是將足以區(qū)別商品來源的企業(yè)身份標(biāo)識(shí)與該在先商標(biāo)同時(shí)醒目使用或組合使用，還可以對(duì)該在先商標(biāo)直接附加相關(guān)標(biāo)識(shí)要素。
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